一宗商业秘密侵权案件的评析/符瑜律师 2011-09-09

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                       广东经纶律师事务所  符瑜律师

一、案件概述

南通C有限公司(以下简称C公司)与A先生、南通B有限公司(以下简称B公司)侵犯商业秘密纠纷一案(江苏省高级人民法院 (2008)苏民三终字第0159号民事判决书,案件详情请参阅中国知识产权裁判文书网,网址:http://ipr.chinacourt.org/)属于典型的知识产权类纠纷类型,C公司不服江苏省南通市中级人民法院(2007)通中民三初字第0260号民事判决,依法提起上诉,二审法院最终予以改判。

  C公司成立于1992年8月,系生产销售玻璃纤维增强塑料制品的企业,产品以外销为主。C公司成立后通过每年参加国内外各种专业展会等形式,投入人力、物力、财力,开发、建立自己的国际市场客户经营信息网络。在经营过程中,C公司制定了保密制度,将公司营销策略、营销渠道、销售合同、客户名单、采购渠道、经营决策等事项作为商业秘密要求全体员工保密。C公司还与A先生等接触此类信息的员工签订《公司商业秘密保护协议》,约定员工在公司工作期间不得以任何手段侵犯公司的商业秘密、不得利用公司的商业秘密私自或与他人联合生产、经营同类产品,违反保密义务的员工应支付违约金5万元并承担损失赔偿责任;员工离职时应当与公司重新签订保密协议,因故未签订的,原保密协议继续有效等。

  C公司于2004年至2006年与英国B安踏公司、英国B国际公司、台湾中凡实业有限公司、日本u-系统公司、以色列托姆进出口公司、香港信利专业工程公司、巴西靠固美罗工业公司、葡萄牙step公司、新加坡超级k制造公司等九家国外客户均成交过玻璃钢格栅等玻璃纤维制品的买卖业务。根据C公司提供的商业发票和付款证明,C公司于2005年末至2006年初与英国B安踏公司发生交易3笔;于2004年至2005年与英国B国际公司发生交易24笔;于2004年至2005年与台湾中凡实业有限公司发生交易15笔;于2005年与日本u-系统公司发生交易6笔;于2005年至2006年与以色列托姆进出口公司发生交易4笔;于2005年至2006年与香港信利专业工程公司发生交易3笔;于2006年与巴西靠固美罗工业公司发生交易10笔;于2004年至2006年与葡萄牙step公司发生交易17笔;于2005年与新加坡超级k制造公司发生交易1笔。C公司与这些国外客户的业务往来都是通过电子邮件联系,没有签订专门的书面买卖合同,也没有将这些客户名称、地址、联系人、邮件地址等信息专门整理汇集成客户名册。这些国外客户的名称、地址等相关信息及C公司与这些客户业务往来的具体内容均体现在C公司开具的商业发票、国外客户汇款凭证和往来电子邮件中。

  A先生(英文名angela)1998年左右进入C公司工作,担任公司销售部副经理,参与了C公司主要外贸客户的开发,并主要负责C公司对外销售客户的联系与维护、合同谈判与签订、外贸单证的制作等事务。A先生于2006年末离开C公司,离开C公司时,A先生于2006年11月24日与C公司总经理周靖联名向包括上述客户在内的其所联系的所有国外客户发出传真,正式通知各客户A先生的工作已经更换、其工作已移交给周靖,并告知了周靖的联系信息。

  B公司成立于2005年9月,经营范围包括玻璃纤维增强塑料生产、销售;装饰材料、建筑材料、污水处理设备、塑料制品、金属材料销售。公司设立时股东为金小菊、张凯棋,法定代表人为金小菊。A先生与金小菊系亲属关系,A先生参与、指导了B公司的设立。B公司成立的次日,张凯棋的股份即转让给英国公民斯梯文?马克(stephen markscurrell)。斯梯文.马克是英国B国际公司的董事、英国B安踏公司的代表,并代表英国B国际公司接受张凯棋在B公司的股份。B公司成立后与英国B国际公司、英国B安踏公司、台湾中凡实业有限公司、葡萄牙step公司、日本u-系统公司先后发生过玻璃钢格栅的买卖业务。发生本案诉讼后,台湾中凡实业有限公司出具声明称,“本公司为因应业务上之需求,与中国大陆厂商‘南通某’及‘南通B’两家公司,皆曾有交易,本公司基于成本、品质、时效、服务……等多方面考量,慎选交易合作厂商,所有往来交易皆经本公司详加评估后再予以确立完成,无任何不正当因素,特此声明”。日本u-系统公司也出具声明称,“我们以前从南通C公司购买过frp格栅,但是我们发现南通C公司也把他们的格栅供应给在日本船厂区域的我方竞争对手。为了保护我们的市场,我们更换了我们的供应商。我们对现在的供应商南通B很满意。我们之间的合作是基于我们市场的要求和我们董事的意见”。此外,2006年5月,英国B国际公司与葡萄牙step公司有玻璃钢格栅的买卖业务往来,并将与葡萄牙step公司的部分业务指定给B公司处理。

  C公司一审诉称,A先生原是我公司销售部副经理,主要负责我公司对外销售客户的联络、维护、合同谈判与签订工作。A先生于2005年9月以其亲属名义投资设立B公司,生产销售与我公司相同的产品,将我公司的大量国外客户带至B公司,造成我公司大量客户流失、经济损失严重。请求法院判令:一、A先生、B公司共同赔偿C公司经济损失1585660元和合理费用8800元;二、A先生、B公司立即停止侵权行为,并承担案件诉讼费用。

   一审法院认为,C公司没有证据证明B公司与其所主张的九个国外客户发生交易的事实。据此,一审法院依照《中华人民共和国反不正当竞争法》第十条第三款、《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第十三条、第十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定,判决:驳回C公司的诉讼请求。

  上诉人C公司不服一审判决,提起上诉。二审法院认为:一、C公司的涉案客户信息构成商业秘密中的客户名单;二、被上诉人对上诉人所拥有的台湾中凡实业有限公司、日本u-系统公司客户名单构成侵权;三、本案侵权责任的承担.本案中,A先生、B公司共同侵犯了上诉人涉案商业秘密,应承担停止侵权的民事责任。鉴于上诉人并未提供其因侵权行为所遭受的具体损失,以及被上诉人因侵权获利的相关证据,同时亦不能证明B公司与台湾中凡实业有限公司、日本u-系统公司发生贸易的具体次数和金额,二审法院根据被上诉人侵权的性质、情节,涉案客户名单的扩散程度,以及台湾中凡实业有限公司、日本u-系统公司在上诉人对外业务中所占比例等因素,依法酌定赔偿数额为5万元。

  因此,二审法院改判如下:一、撤销江苏省南通市中级人民法院(2007)通中民三初字第0260号民事判决。二、B公司、A先生立即停止侵犯C公司的涉案台湾中凡实业有限公司、日本u-系统公司客户信息商业秘密,即在涉案商业秘密存续期间不得披露、使用、允许他人使用该商业秘密。三、B公司、A先生于本判决生效之日起十五日内赔偿C公司经济损失5万元,B公司、A先生互负连带责任。

 

二、案件分析及建议

(一)本案争议客体是否构成商业秘密

本案的争议客体是C公司所主张的英国B安踏公司、英国B国际公司、台湾中凡实业有限公司、日本U-系统公司、以色列托姆进出口公司、香港信利专业工程公司、巴西靠固美罗工业公司、葡萄牙STEP公司等八家客户信息。

《反不正当竞争法》第10条规定,本条所称的商业秘密,是指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息;国家工商行政管理局《关于禁止侵犯商业秘密行为的若干规定》第2条规定,本规定所称能为权利人带来经济利益、具有实用性,是指该信息具有确定的可应用性,能为权利人带来现实的或者潜在的经济利益或者竞争优势;《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第10条规定,有关信息具有现实的或者潜在的商业价值,能为权利人带来竞争优势的,应当认定为反不正当竞争法第十条第三款规定的“能为权利人带来经济利益、具有实用性”。

综合以上法律及司法解释规定,判定是否构成商业秘密有三个要件,即价值性,秘密性,管理性。   

     本案中,根据一审所查明的事实,第一,C公司所主张的在C公司主张构成商业秘密的九家国外客户中,除其与新加坡超级K制造公司仅发生过1笔交易、属于偶然的交易外,其与其他八家客户均在一段连续的时间内发生过多次交易,可以说明形成了长期稳定的交易关系,这些客户构成C公司的特定客户。C公司为上述客户的形成付出了相当的成本和努力,且已形成了相对稳定的交易关系。可以认定该等客户信息具有价值性,能为C公司带来竞争优势。第二,C公司所主张的涉案客户信息中具备不同于公知信息的特殊客户信息。本案中,C公司所提供的与国外客户的往来业务邮件、商业发票、汇款凭证中,不仅反映出公知领域中的一般客户资料,也体现出涉案客户在产品价格、交易习惯、付款方式、供货数量等方面的特殊需要,上述信息需经过长期积累方能形成,行业内其他经营者不经过努力,很难在公开领域直接获得。可以认定该等客户信息具有秘密性。第三,C公司采取了合理保密措施。根据一审查明事实,上诉人在经营过程中,制定了相应保密制度,并与包括被告A先生在内的相关员工签订了保密合同。可以认定该等客户信息具有管理性。

    可见,结合本案案情分析,本案的争议客体构成了商业秘密。

(二)涉案当事人的法律责任

1、 关于A先生的法律责任

首先是民事责任, 综合各国及我国的法律规定,雇佣关系(包括劳动关系)存续期间雇员承担的保密义务和不竞争义务是法定义务。而在劳动关系解除后,劳动者的保密义务仍旧延续,即便用人单位未与劳动者签订保密协议,劳动者也应当保守用人单位的商业秘密,否则,用人单位可因此追究劳动者的侵权责任。 

就本案而言,根据一审查明的事实:“在经营过程中,C公司制定了保密制度,将公司营销策略、营销渠道、销售合同、客户名单、采购渠道、经营决策等事项作为商业秘密要求全体员工保密。C公司还与A先生等接触此类信息的员工签订《公司商业秘密保护协议》,约定员工在公司工作期间不得以任何手段侵犯公司的商业秘密、不得利用公司的商业秘密私自或与他人联合生产、经营同类产品,违反保密义务的员工应支付违约金5万元并承担损失赔偿责任;员工离职时应当与公司重新签订保密协议,因故未签订的,原保密协议继续有效等。”可见,虽然A先生在离职后未与B公司继续签订保密协议书,但双方的保密协议按约定仍有效且B公司已支付了保密费用,因此该协议在合理期间内对A先生仍然有效。

根据本案二审查明的情况证实,A先生于1998年至2006年11月24日在原告C公司处任销售副总经理,而其在职期间(B公司成立于2005年9月)参与、指导了B公司设立的事实认定,足以证明A先生不仅参与了B公司的设立,同时亦参加了B公司的对外业务工作。因此在本案中,被告A先生构成违约,同时亦构成商业秘密侵权行为。在此情况下,原告可选择采取侵权之诉或违约之诉。

其次是刑事责任,根据《刑法》第219条侵犯商业秘密罪规定:“有下列侵犯商业秘密行为之一,给商业秘密的权利人造成重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;造成特别严重后果的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金.....” 可见,是否构成侵犯商业秘密罪,是否给商业秘密权利人造成重大损失是犯罪构成要件 。而根据最高人民检察院、公安部2001年4月18日联合颁布的《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第65条所谓“重大损失”是指:1、给商业秘密权利人造成直接经济损失数额在50万元以上的;2、致使权利人破产或者造成其他严重后果的。倘若行为人给权利人造成的损失未达到上述标准的,则仅构成一般的侵权行为。依据2004年12月8日最高人民法院和最高人民检察院联合发布的《关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,“重大损失”指给商业秘密的权利人造成损失数额在50万元以上。综合以上法律规定及司法解释,由于本案中原告C公司关于损失的举证不充分,不能证明其遭受的经济损失数额,因此被告A先生不构成刑事犯罪。

2、 关于B公司的法律责任

本案中,由于B公司并未与原告C公司签订有关的商业秘密保密协议,因此其不构成违约责任,但B公司构成侵权是无疑的。

    本案中,根据现有证据,由于A先生未经允许,将其所掌握的C公司涉案客户信息披露给B公司。鉴于B公司法定代表人与A先生存在亲属关系,且A先生本人亦参与B公司的设立及对外业务工作,因此,B公司在明知A先生违法行为的情况下,仍然使用A先生向其提供的C公司涉案客户信息,违反了《反不正当竞争法》第十条规定,其与被告A先生共同侵犯了原告C公司拥有的台湾中凡实业有限公司、日本U-系统公司客户信息商业秘密,所以构成共同侵权行为。如前所述,虽然B公司作为单位,可构成该罪的犯罪主体,但因侵犯商业秘密罪的犯罪构成要件为权利人遭受重大损失(50万以上),因此B公司并未构成侵犯商业秘密罪。

(三)损害赔偿的计算方式是否合理

《反不正当竞争法》第20条规定:“经营者违反本法规定,给被侵害的经营者造成损害的,应当承担损害赔偿责任,被侵害的经营者的损失难以计算的,赔偿额为侵权人在侵权期间因侵权所获得的利润;并应当承担被侵害的经营者因调查该经营者侵害其合法权益的不正当竞争行为所支付的合理费用。” 

《关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第20条、第21条规定可以参照确定侵犯专利权的损害赔偿额的方法:方法一:按照权利人因被侵权所受到的损失确定;方法二:按照侵权人侵犯商业秘密所获得的利益确定;方法三:参照商业秘密许可使用费的1至3倍合理确定赔偿数额;方法四:定额赔偿。对于已查明侵权事实,但原告损失和被告获利均不能确认的、也没有商业秘密许可使用费可以参照或者商业秘密许可使用费明显不合理的,法院可以采用定额赔偿的方法来确定损害赔偿额。定额赔偿的幅度,可掌握在5000元到30万元之间,具体数额由人民法院根据被侵害的商业秘密类别、侵权人侵权的性质和情节等因素在定额赔偿的幅度内确定。

可见,本案二审法院是采取定额赔偿的方式来确定两被告的损害赔偿责任的,但是这一判决有两个不合理之处:

(1)判决两被告向原告承担损害赔偿的责任仅为五万元,对于原告来说过低,结合本案的诉讼费用、保全费用及其他合理费用(如律师费用,台湾公证文书费用等等)来计算,原告表面上是胜诉,但实际上其损失并未得以弥补。

(2)二审法院认为:“上诉人主张被上诉人应承担其相关合理费用的支出,其提供了由南通大众商务调查有限公司出具的发票以证明其诉讼主张。对此,二审法院认为,在上诉人可以通过其他正常手段调查被上诉人侵权行为的情况下,该笔费用不应视为上诉人就本案所支付的合理费用”,这项认定不是非常合理,如果该项调查使用的调查手段是合法的,也没有采取任何窃听等违法手段的,也应该纳入调查费用范围,应该可以得到相应的认定。

(四)举证责任及证据规则是否合理

1、关于一审法院的举证责任分配

(1)一审法院要求C公司对B公司利用这些客户信息的不正当性仍应负举证责任属于举证责任分配不合法。法律出于保护商业秘密权利人利益的考虑,在商业秘密侵权纠纷中实行举证责任倒置原则,即B公司应该对其取得该等客户信息的合法性予以证明,否则应承担举证不能的责任。因此一审法院要求原告C公司对B公司利用客户信息的不正当性承担举证责任是不符合举证规则的。

(2)《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第十三条第二款规定:“客户基于对职工个人的信赖而与职工所在单位进行市场交易,该职工离职后,能够证明客户自愿选择与自己或者其新单位进行市场交易的,应当认定没有采用不正当手段,但职工与原单位另有约定的除外。”可见,员工若要以上述规定的内容提出抗辩,须提供证据证明:1、该客户是基于对员工的个人信赖才与员工的原单位进行市场交易;2、员工离职后,该客户是出于自愿,且是基于对于该员工的个人信赖,而选择与员工所在的新单位进行业务往来。如果员工在跳槽后,主动与原单位的客户进行联系,之后说服该客户与其所在的新单位发生业务关系的,那么,就不符合上述的第二个条件,也就不能以此为由对其侵权进行抗辩了。

而在本案一审法院这样认定的:“本案中,台湾中凡实业公司及日本U-系统公司早已清楚A先生已离开C公司,但仍出具声明,表明其自愿选择与B公司进行交易。因此,即使C公司能够证明有关这两家公司的信息是A先生披露给B公司,也可以认定这两家公司是基于对A先生的信任而选择与A先生有联系的企业进行交易,A先生并没有利用其原有身份接洽业务。根据最高人民法院上述司法解释的规定,应认定A先生和B公司没有采取不正当手段”,可见,由于一审法院对举证责任原则的认识有误,导致其将全部举证责任强加于原告C公司,导致了判决的适用法律不当,且认定事实错误。

(3)一审法院对涉外的证据没有采取公证手续而予以采信不合理。

《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》(以下简称《证据规则》)第11条,“当事人向人民法院提供的证据系在中华人民共和国领域外形成的,该证据应当经所在国公证机关予以证明,并经中华人民共和国驻该国使领馆予以认证,或者履行中华人民共和国与该所在国订立的有关条约中规定的证明手续。当事人向人民法院提供的证据是在香港、澳门、台湾地区形成的,应当履行相关的证明手续。” 一审中B公司所举的台湾中凡公司和日本U系统公司的声明书属于在境外形成的证据,按照该司法解释的规定,应办理相关的公证、认证等证明手续。而一审法院忽视该等重要问题,对该证据予以采信,违反了民事诉讼法及司法解释的规定。

2、关于二审法院的举证责任分配及证据规则运用

(1) 二审法院的举证责任分配是比较适当、合理的。

(2)二审法院对B公司的传真件底稿(内容为B公司原股东张凯棋发给案外人陈健生关于玻璃钢格栅板的价格反馈,用以证明B公司对外报价时完全使用了C公司的报价)该份证据的形式真实性予以确认是不符合民诉法规定的。该传真件有否发出,并没有第三人的证言或其他文件予以证实,是否为伪造证据存在疑问,但二审法院对此证据形式的真实性却予以确认,存在不合法之处。  

(五)法院判决书的其他法律问题

1、关于第三人侵权的判定标准 

    根据《反不正当竞争法》的有关规定,第三人构成商业秘密侵权的法定要件包括主观上的“明知或应知”和客观上的“获取、使用或披露”行为两个方面,缺一不可。审判实践中,判定是否侵权的重点往往放在对第三人客观要件的审查及认定上,却忽视了主观要件的审查。主观要件中的“明知”是指主观故意,即明确知道他人提供的技术信息为商业秘密,具有明显的恶意。而“应知”则是一种主观推定,推定其应当知道。对于在什么情况下推定“应知”,我国法律条文未作规定,而美国侵权法却作了详细的论述:一个有理智的人从其控制的信息中可以推论出有关事实,或一个有理智的人在特定情势下会产生疑问,根据疑问其以合理的智力和注意力,将会知道该事实。由此可见,第三人掌握的信息只有具备了一定的内容,使其作出认定,才能判断其是否“应知”。

在本案中,二审判决书对于被告B公司实施侵犯商业秘密行为也仅仅是在客观要件上的审查,并没有过多的进行阐述或分析其如何构成侵权行为。

2、 本案中实际上适用了“实质性相似加接触”规则。

所谓实质性相似加接触规则,指人民法院在审理侵犯商业秘密案件中,如果被告所使用的商业信息与权利人的商业秘密相同或实质性相似,同时权利人又有证据表明被告在此前具备了掌握该商业秘密的条件,必须由被告来证明其所适用之商业信息的合法来源,否则应承担侵权赔偿责任。该规则在我国知识产权法律渊源中虽然只有国家工商行政总局于1998年颁布的《关于禁止侵犯商业秘密行为的若干规定》中做了简单的规定,但它作为一条审判经验的总结,却在我国侵犯商业秘密案件的审判实践中的得到了非常广泛的应用。

可见,本案中二审法院乃是采取了此种规则对被告A先生的侵权行为作出认定。

(六)对一、二审法院判决的评述及建议

在前几个问题中,已就一、二审判决中出现的问题作出了相关评述,这里再作几点补充:

1、一审法院没有应申请人调查举证申请,查实损失金额。

根据证据规则第十七条规定:“符合下列条件之一的,当事人及其诉讼代理人可以申请人民法院调查收集证据:(一)申请调查收集的证据属于国家有关部门保存并须人民法院依职权调取的档案材料……” 。在本案当事人C公司向法院申请向税务局调查收集证据的情况下,一审法院无视当事人的申请,也没有就此作出决定,属于怠于行使职责。

2、二审法院判决金额过少,且其判决第二项:“B公司、A先生立即停止侵犯C公司的涉案台湾中凡实业有限公司、日本U-系统公司客户信息商业秘密,即在涉案商业秘密存续期间不得披露、使用、允许他人使用该商业秘密”中,由于商业秘密存续期间未定,建议法院参照美国相关案例,指定合理的期间,当然该期间不应超过两年。

3、二审法院的判决中有这一段话:“首先,根据C公司一审提供证据,C公司在A先生任职期间,已按月向其支付保密费用。其次,单位员工对其所在单位的商业秘密承担保密义务系法定义务,并不能因其所在单位未支付保密费用即免除该项义务。据此,被上诉人该项主张缺乏法律依据,二审法院不予采信”。这里并没有对在本案中产生的侵权责任及违约责任相竞合的情况作出法理上的分析,即:首先应分析C公司与A先生之间为保密合同关系,A先生实际上实施了违约行为,应承担违约责任,但因原告仅选择了向其追究侵权责任,对此二审法院应不予处理。其次,单位员工对其所在单位的商业秘密承担保密义务系法定义务,其在离开单位后实施了侵犯单位商业秘密的侵权行为,按照诚实信用原则,应承担相关的法律责任,承担侵权行为的后果。
 

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